NHÃN HIỆU TRÙNG "DONATI" VÀ "MR. DONATI, hình" VÀ KẾT LUẬN TỪ CỤC SHTT

Vụ việc:

Demag Cranes & Components GmbH là Công ty Đức, sản xuất các thiết và phụ kiện dùng trong công nghiệp vận tải và bốc xếp hàng hóa. Ngày 06/02/2008 Demag Cranes & Components nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “DONATI” theo Đơn quốc tế (ĐQT) số 976703 cho các sản phẩm thuộc nhóm 6 gồm “Các đường ray trượt bằng kim loại, cụ thể là những loại dùng cho băng tải treo cao, cần trục (xe tời) và cáp kéo theo; Ray trượt bằng kim loại dùng cho băng tải trên cao và cho cần trục như các bộ phận của hệ thống mô đun; Ray trượt bằng kim loại dùng cho băng tải treo cao dưới dạng thanh thẳng và thanh hình quạt, ghi tầu và vòng đệm; Ray kim loại định hình, cụ thể là dùng cho các đường nối; Tai móc, đầu nối cáp hình quả lê, đầu nối cáp hình quả lê dạng phẳng, móc, đầu nối cáp có hình cái nêm, tất cả đều là kim loại và dùng với dây cáp”. Nhãn hiệu được chỉ định đăng ký tại nhiều nước trong đó có Việt Nam.

Theo kết quả xét nghiệm đơn, ngày 18/9/2009, Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo số 38200808TL từ chối việc bảo hộ nhãn hiệu đăng ký cho sản phẩm thuộc danh mục xin đăng ký tại Việt Nam vì tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “MP, DONATI, hình” của Công ty DONATI SPA (Italy) đã đăng ký trước cho các sản phẩm cùng thuộc nhóm 6 gồm: “Trụ đỡ và cơ cấu bằng kim loại dùng cho đồ đạc văn phòng; Các bánh xe nhỏ bằng kim loại dùng cho đồ đạc văn phòng”.

Đại diện sở hữu công nghiệp tại Việt Nam của Demag Cranes & Components GmbH đã tiến hành khiếu nại lần thứ nhất với Cục Sở hữu trí tuệ, cho rằng dấu hiệu đăng ký không tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được bảo hộ của DONATI SPA. Tuy nhiên, khiếu nại của Công ty của Demag Cranes & Components GmbH đã không được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận. Ngày 19/7/2011, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 1549/QĐ-SHTT về việc giải quyết khiếu nại Thông báo từ chối ĐKQT số 976703 với nội dung giữ nguyên hiệu lực Thông báo số 38200808TL ngày 18/9/2009 về việc từ chối bảo hộ ĐQT số 975703.

Không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại số 1549/QĐ-SHTT của Cục Sở hữu trí tuệ, đại diện người nộp đơn tiếp tục khiếu nại lên Bộ trưởng Bộ KH&CN, đề nghị Bộ trưởng Bộ KH&CN chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu theo ĐQT số 975703 với lý do nhãn hiệu đăng ký không tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được bảo hộ.

Lập luận của Cục SHTT

Tại Quyết định giải quyết khiếu nại số 1549/QĐ-SHTT ngày 19/7/2011, Cục Sở hữu trí tuệ giữ nguyên Thông báo số 38200808TL ngày 18/9/2009 từ chối bảo hộ nhãn hiệu DONATI theo Đăng ký quốc tế số 975703 đối với các sản phẩm thuộc nhóm 6 vì nhãn hiệu đăng ký DONATI không đáp ứng quy định tại Điều 74.2e Luật Sở hữu trí tuệ. Theo Cục Sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu đăng ký DONATI tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng “MP DONATI, hình” khi sử dụng cho các sản phẩm cùng thuộc nhóm 06.

Theo Cục Sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu đăng ký “DONATI” theo ĐKQT số 975703 tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng “MP DONATI & hình” theo ĐKQT số 700431, cụ thể là:

+ Nhãn hiệu đăng ký trùng với phần chữ DONATI của nhãn hiệu đối chứng (Nhất là trường hợp này “DONATI” là từ độc đáo).

+ Sản phẩm mang nhãn hiệu đăng ký tương tự  với sản phẩm mang nhãn hiệu đối chứng do chúng đều là các cấu kiện bằng kim loại hoặc phi kim loại dùng cho mục đích chuyển động cơ học. Do các sản phẩm có sự liên quan nhau nên cùng được xếp vào nhóm 6.

Tham khảo việc đăng ký hai nhãn hiệu tại Nhật Bản là nước có chế độ đăng ký tương tự Việt Nam, Cục Sở hữu trí tuệ nhận thấy nhãn hiệu “DONATI” theo ĐQT số 975703 và nhãn hiệu đối chứng “MP DONATI & hình” theo ĐQT số 700431 cùng được đăng ký vào Nhật Bản. Tuy nhiên, nhãn hiệu DONATI theo ĐQT số 975703 cũng bị từ chối cùng lý do tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng “MP DONATI & hình” theo ĐQT số 700431 như tại Việt Nam.

Lập luận của bên khiếu nại

- Về khả năng đăng ký của nhãn hiệu:

Người khiếu nại cho rằng nhãn hiệu đăng ký không vi phạm các quy định tại Điều 74.2(e) Luật Sở hữu trí tuệ do sản phẩm mang nhãn hiệu đăng ký tại nhóm 6 hoàn toàn khác biệt với sản phẩm mang nhãn hiệu đối chứng số 700431 “MP DONATI & hình” của Công ty Donati Spa, cụ thể là:

Sản phẩm mang nhãn hiệu đăng ký DONATI là các trang thiết bị dùng cho lĩnh vực cần trục, cẩu nâng và bốc xếp hàng hóa tại các bến cảng, nhà kho. Đây là các sản phẩm công nghệ cao và chỉ có một số ít nhà sản xuất sở hữu được công nghệ chuyên sâu đặc thù này. Sản phẩm được tiêu thụ theo kênh riêng biệt, thông qua các triển lãm hoặc các hoạt động marketing chuyên biệt với đối tượng người tiêu dùng là các chuyên gia trong lĩnh vực. Trong khi đó, sản phẩm mang nhãn hiệu đối chứng là các phụ kiện dùng cho đồ nội thất (nhóm 6). Đây là loại hàng tiêu dùng phổ thông, thường được bày bán tại các cửa hàng bán đồ nội thất, siêu thị và phổ biến với đông đảo người tiêu dùng thuộc mọi tầng lớp trong xã hội.

Như vậy, xét về bản chất, chức năng, mục đích sử dụng và kênh tiêu thụ, sản phẩm mang nhãn hiệu đăng ký không trùng hoặc tương tự với sản phẩm mang nhãn hiệu đối chứng theo những tiêu trí để đánh giá sự tương tự của sản phẩm được hướng dẫn chi tiết tại Điểm 39.9 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007.

Quan điểm của Bộ KH&CN

Áp dụng quy định pháp lý liên quan vào vụ việc, Bộ KH&CN nhận định:

- Đối với điều kiện 1:

Sản phẩm đăng ký và sản phẩm đối chứng đều là các cấu kiện từ kim loại, và do vậy cùng được xếp vào nhóm 6, chủ yếu gồm các các sản phẩm từ “kim loại thường và hợp kim của chúng”. Tuy nhiên, các sản phẩm mang nhãn hiệu đăng ký là các sản phẩm được chuyên dụng, được liệt kê rõ tên gọi sản phẩm dùng cho mục đích cụ thể (như ray trượt bằng kim loại dùng cho băng tải trên cao và cho cần trục như các bộ phận của hệ thống mô đun; Ray trượt bằng kim loại dùng cho băng tải treo cao dưới dạng thanh thẳng và thanh hình quạt, ghi tầu và vòng đệm...). Các sản phẩm đăng ký là các sản phẩm chuyên dụng, thường thực hiện chức năng trong công nghiệp vận tải và bốc xếp hàng hóa. Trong khi đó các sản phẩm đối chứng được xác định rõ có mục đích là chỉ để dùng cho đồ đạc văn phòng.

- Đối với điều kiện 2:

Sản phẩm mang nhãn hiệu đăng ký là các sản phẩm chuyên dụng, thường được sản xuất theo công nghệ riêng trong lĩnh vực hẹp và có tính chuyên biệt cao. Thông thường người mua hàng là các công ty thực hiện chức năng bốc xếp và vận tải hàng hóa. Sản phẩm được lựa chọn theo tính năng và các tiêu chí kỹ thuật thông qua đội ngũ các chuyên gia, kỹ sư trong lĩnh vực. Do mang tính đặc thù, nhà sản xuất các loại linh kiện này cũng thường tiến hành quảng cáo, xúc tiến bán hàng theo kênh chuyên biệt (như thông qua hội trợ, triển lãm hàng công nghiệp, hội thảo trao đổi công việc) và tiến hành sản xuất theo đơn đặt hàng. Người mua cũng biết rất rõ về nguồn gốc sản phẩm (nhà sản xuất) cũng như tính năng kỹ thuật sản phẩm.

Sản phẩm đối chứng là phụ kiện dùng cho đồ nội thất. Đây là đồ tiêu dùng thông thường. Sản phẩm có đối tượng người mua là đông đảo người tiêu dùng phổ thông và thường được phân phối theo kênh hàng tiêu dùng như bán tại siêu thị, chợ hoặc hội trợ, triển lãm hàng tiêu dùng, các cửa hàng bán buôn, bán lẻ đồ nội thất.

Như vậy, xét trên thực tế cũng như theo các tiêu chí (điều kiện) được hướng dẫn chi tiết tại Thông tư 01/2007/TT-BKHCN sửa đổi, do các sản phẩm mang nhãn hiệu là khác biệt, người tiêu dùng hoàn toàn có thể phân biệt rõ nguồn gốc các sản phẩm mang các nhãn hiệu được đề cập.

3.2. Về việc bảo hộ nhãn hiệu ở các quốc gia khác và thực tế xét nghiệm tại Cục Sở hữu trí tuệ:

Các thông tin về việc nhãn hiệu đăng ký DONATI bị từ chối bảo hộ tại Nhật (như ý kiến của Cục Sở hữu trí tuệ) hoặc được chấp nhận bảo hộ tại Úc (như ý kiến của người khiếu nại) do cùng một nhãn hiệu đối chứng (Đăng ký quốc tế số 700431 “MP, DONATI, hình”) là những thông tin tham khảo, không có ý nghĩa quyết định khi xem xét khả năng đăng ký của nhãn hiệu được đề cập tại Việt Nam. Đồng thời, việc các nhãn hiệu có phần chữ trùng nhau và của các chủ thể khác nhau cùng được bảo hộ tại một nhóm (như trích dẫn của người khiếu nại) cũng không có nghĩa tạo ra tiền lệ cho việc xem xét và bảo hộ nhãn hiệu tương tự của các chủ thể khác nhau tại Việt Nam. Việc đánh giá khả năng đăng ký của nhãn hiệu cần dựa vào điều kiện tiên quyết theo quy định của luật (và các văn bản hướng dẫn) như đã phân tích tại Điểm 3.1 trên đây. 

Kết luận và Quyết định giải quyết vụ việc:

Trên đánh giá các chứng cứ, lập luận của người khiếu nại và của người bị khiếu nại, căn cứ các quy định pháp luật liên quan, Bộ KH&CN cho rằng việc đăng ký và sử dụng nhãn hiệu DONATI cho các sản phẩm theo Đăng ký quốc tế số 975703 của Công ty Demag Cranes & Components GmbH không làm cho người tiêu dùng nhầm lẫn với các sản phẩm mang nhãn hiệu “DONATI, hình” được bảo hộ theo đăng ký quốc tế số 700431 của Donati Spa. Nói cách khác, nhãn hiệu đăng ký đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ theo Điều 74.2(e) Luật Sở hữu trí tuệ.

Ngày 9/9/2013 Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2774/QĐ-BKHCN, chấp thuận khiếu nại của người nộp đơn đối với Quyết định giải quyết khiếu nại lần thứ nhất số 1549/QĐ-SHTT ngày 19/7/2011 của Cục Sở hữu trí tuệ. Hủy Quyết định giải quyết khiếu nại số 1549/QĐ-SHTT ngày 19/7/2011 và Thông báo từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 38200808TL ngày 18/9/2009 của Cục SHTT. Cục SHTT được giao thực hiện các thủ tục cần thiết để bảo hộ nhãn hiệu DONATI đối với sản phẩn thuộc nhóm 6 theo Đăng ký quốc tế số 975703 của Công ty Demag Cranes & Components GmbH.

Nguồn: Áp dụng Pháp luật trong đánh giá khả năng "tương tự gây nhầm lẫn" của nhãn hiệu - https://thanhtra.most.gov.vn