LI-XĂNG VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý ĐỐI VỚI CÁC BÊN TRƯỚC KHI KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

Trước khi tiến hành nhận hoặc chuyển quyền sử dụng bất kỳ một sản phẩm nào, đòi hỏi bên cấp/nhận li-xăng tiến hành nghiên cứu kỹ các vấn đề về thị trường, sản phẩm, quyền sở hữu trí tuệ, … nhằm đánh giá những lợi ích và rủi ro tiềm tàng, xây dựng chiến lược để vượt qua những rủi ro đó, chuẩn bị hành trang thật tốt cho công tác đàm phán, soạn thảo và hợp tác lâu dài giữa các bên.

Như đã đề cập, việc nắm bắt thông tin cần cả bên tiến hành li-xăng và nhận li-xăng thực hiện với những nội dung như:

  • Quyền sở hữu sáng chế: kiểm tra xem tất cả tác giả sáng chế đã ký đầy đủ vào hợp đồng chuyển nhượng quyền đối với sáng chế cho người tiếp nhận li-xăng chuyển nhượng chưa.
  • Hiệu lực và phạm vi quyền được cấp: luật sư sáng chế cần phân tích những điểm yêu cầu bảo hộ của bằng độc quyền sáng chế hoặc đơn đăng ký sáng chế đang chờ cấp bằng độc quyền nhằm xác định phạm vi bảo hộ.
  • Các thủ tục phù hợp đã được tuân thủ để đảm bảo sự bảo hộ có hiệu quả đối với sáng chế trên tất cả thị trường có liên quan hay chưa?
  • Quyền sử dụng đối tượng bảo hộ: có bên thứ ba nào yêu cầu bảo hộ các quyền của bằng độc quyền sáng chế có liên quan hay không?
  • Trước khi tiếp nhận li-xăng sáng chế hoặc đơn đăng ký sáng chế từ các trường đại học, người nhận li-xăng tiềm năng cần xem xét một cách kỹ lưỡng tác động của các quyền thuộc chính phủ đối với các sáng chế được bảo hộ.
  • Liệu công nghệ được bảo hộ sáng chế có thể phát huy đúng như kỳ vọng không, ví dụ, liệu công nghệ đó có giúp giảm chi phí, cải thiện hoạt động kinh doanh hay mang lại những lợi nhuận kỳ vọng hay không?
  • Giá trị chiến lược và giá trị kinh tế của sáng chế là gì, trong đó sáng chế liên quan có phù hợp với và thúc đẩy mục tiêu kinh doanh cả hai bên trong hợp đồng li-xăng như thế nào?
  • Có cần tiếp nhận các quyền sở hữu trí tuệ khác (ví dụ, bằng độc quyền sáng chế có tính ngăn chặn của bên thứ ba) để khai thác một cách đầy đủ công nghệ đã được cấp bằng độc quyền sáng chế liên quan hay không; có được toàn quyền sử dụng công nghệ đó không, hay phải cần xin cấp một hoặc nhiều li-xăng từ các sáng chế khác?
  • Điều quan trọng là xây dựng các phương án thay thế cho hợp đồng được thương lượng. Hãy xem xét điểm mạnh của công nghệ sẽ được li-xăng so với những công nghệ cạnh tranh hiện có trên thị trường. Hầu hết các bên sẽ tìm cách đạt được các điều khoản có lợi cho mình hơn nếu họ biết rằng phía bên kia sẽ buộc “phải” ký hợp đồng hoặc không có nhiều phương án thay thế.

Tham khảo Bài 7 – Li-xăng công nghệ trong quan hệ đối tác chiến lược – Cục SHTT Việt Nam.